L’atteinte à une marque renommée peut être caractérisée même en cas de faible similitude — L’affaire Volvo
Quelle est l’étendue de la protection des marques renommées ? L’atteinte à une marque renommée peut-elle être caractérisée lorsque les signes opposés présentent de faibles similitudes ? Dans une décision du 24 septembre 2019 opposant la marque Volvo à la marque V-Wheels, le Tribunal de l’Union européenne apporte des précisions intéressantes (TUE, 24 septembre 2019, VOLVO TRADEMARK HOLDING AB, T-356/18). Les juges ont considéré que même si la similitude avec la marque renommée est faible, un signe peut y porter atteinte si cette similitude est suffisante pour créer un lien dans l’esprit du public. Explications :
1. L’AFFAIRE VOLVO c/ V-WHEELS : LES FAITS ET LA PROCÉDURE
Dans cette affaire, la société finlandaise Paalupaikka Oy avait demandé, le 4 août 2015, l’enregistrement à titre de marque européenne du signe « V-WHEELS », ci-après reproduit, pour désigner notamment les produits suivants de la classe 12 : « Jantes de roues pour véhicules automobiles, roues d’automobiles et roues pour motos » :
Le signe demandé à l’enregistrement était décrit dans la demande d’enregistrement comme étant un « cercle bleu, au centre duquel se trouve [la lettre “v”] argenté[e] », lequel cercle « est entouré d’une fine délimitation argentée » et apparaît au-dessus « du mot “v-wheels” » dont « [l]a lettre “[v]” […] est argentée [et] les autres caractères sont de couleur bleue ».
Le 31 décembre 2015, Volvo Trademark Holding AB (ci-après « Volvo ») avait formé opposition à l’enregistrement de ce signe, en invoquant plusieurs marques et notamment sa marque notoirement connue dans l’Union européenne, reproduite ci-après :
Volvo fondait son opposition à la fois sur les articles 8(1)(b) et 8(5) du règlement n° 207/2009, aujourd’hui devenus les articles 8(1)(b) et 8(5) du règlement 2017/1001.
Le 19 juin 2017, la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité.
Le 22 août 2017, Volvo a formé un recours auprès de l’EUIPO.
Le 21 mars 2018, la 4e chambre de recours de l’EUIPO a rejeté ce recours au motif que la condition de similitude des signes en conflit n’était pas remplie. Selon l’Office, le signe dont l’enregistrement était demandé était différent des marques antérieures invoquées à l’appui de l’opposition et, par conséquent, aucun risque de confusion au sens de l’article 8(1)(b) du règlement 2017/1001 ne pouvait être constaté.
La chambre de recours a également rejeté le motif d’opposition fondé sur l’article 8(5) dudit règlement, au motif que la condition de similitude exigée n’était pas remplie, les signes en conflit étant selon elle différents.
Enfin, la chambre de recours a fait valoir que ni les sondages d’opinion ni la décision du Patentstyret (Office norvégien de la propriété industrielle), présentés par la requérante, ne pouvaient remettre en cause ces conclusions.
Volvo a formé un recours devant le Tribunal de l’Union européenne, qui a annulé, à juste titre selon nous, la décision susvisée, par un arrêt du 24 septembre 2019 (TUE, 24 septembre 2019, T— 356/18).
2. L’ATTEINTE À LA MARQUE RENOMMÉE : CADRE JURIDIQUE ET IMPORTANCE DE L’ARRÊT RENDU PAR LE TUE
2.1. Les conditions d’application de l’article 8(5) du règlement 2017/1001
L’article 8(5) du règlement susvisé dispose que :
« Sur opposition, la marque demandée est refusée à l’enregistrement si elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque cette marque antérieure est une marque de l’Union européenne qui jouit d’une renommée dans l’Union ou une marque nationale qui jouit d’une renommée dans l’État membre concerné, et que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de cette marque antérieure ou leur porterait préjudice ».
Cet article confère une protection élargie aux titulaires de marques qui bénéficient d’une renommée. Il leur permet de lutter contre la dilution et la banalisation de leurs marques, ainsi que contre les actes de parasitisme, que les produits et services visés par le signe litigieux soient ou non différents de ceux couverts par la marque renommée.
Si ce régime de protection peut paraître très favorable aux titulaires de marques renommées, il n’en reste pas moins qu’il ne peut être invoqué que si une série de conditions sont remplies. Ainsi, le titulaire doit en particulier démontrer :
- La renommée de la marque, qui doit être « connue d’une partie significative du public concerné » (CJCE, 14 sept. 1999, GENERAL MOTORS, C-375/97)
- L’identité ou à tout le moins la similitude entre les signes
- L’existence d’un lien entre les signes
- La preuve de l’atteinte à la marque renommée.
2.2. L’atteinte à la marque renommée : le critère de similitude entre les signes
La deuxième condition constitue parfois un obstacle difficile à surmonter pour les titulaires de droits. C’est le cas lorsque le signe litigieux ne reprend que partiellement des éléments de la marque antérieure, comme l’illustre parfaitement l’affaire en cause. En effet, dans ce type de cas, les signes en présence sont souvent globalement différents, mais certains éléments du signe litigieux peuvent évoquer néanmoins la marque antérieure.
La question de la similitude entre les signes est à cet égard cruciale. En effet, si aucune similitude n’est reconnue entre les signes en cause, la porte du régime de protection des marques renommées se refermera devant le titulaire de la marque renommée. Il ne pourra pas invoquer d’autres éléments (tels que la renommée, la proximité des secteurs considérés, etc.) pour pallier l’absence de similitude et tenter de démontrer l’existence d’un lien entre les signes. En effet, si la similitude n’est pas reconnue, l’analyse ne sera même pas poursuivie par les juges (ou l’EUIPO) au stade de l’examen du lien. Or, c’est lors de l’examen de ce lien que l’on peut faire valoir d’autres facteurs pouvant compenser la faible similitude objective existant entre les signes.
Autrement dit, si l’on retient une conception stricte de la notion de similitude, c’est-à-dire une similitude globale comme dans le régime commun des marques, le titulaire d’une marque renommée risque de ne pas pouvoir défendre sa marque contre certains actes de parasitisme. Quand bien même il y aurait des éléments de ressemblance partielle entre les signes qui pourraient conduire les consommateurs, en présence d’autres facteurs pertinents, à faire un lien entre le signe litigieux et la marque renommée, l’application de l’article 8(5) peut être exclue.
La condition de similitude avait pourtant fait l’objet d’une définition harmonisée au fil de la jurisprudence communautaire. Comme en droit commun des marques, la similitude doit résulter de l’existence d’éléments de ressemblance visuelle, auditive ou conceptuelle (Arrêt ADIDAS, 23 octobre 2003, C-408/01, point 28). Elle résulte d’une appréciation globale fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques (Arrêt SABEL, 11 novembre 1997, SABEL, C-251/95, point 23). Mais comment apprécier le degré de similitude requis pour l’accès à la protection en matière de marques renommées ? L’arrêt du 24 septembre 2019 revient sur cette question délicate.
3. ATTEINTE À LA MARQUE RENOMMÉE EN CAS DE FAIBLES SIMILITUDES : LA DÉCISION DU TUE
Le Tribunal de l’Union finit par donner raison à Volvo en ces termes :
« En concluant à tort que les signes en conflit étaient différents sur le plan visuel, la chambre de recours a commis une erreur en s’abstenant de procéder à l’appréciation de la similitude globale desdits signes et, par conséquent, à l’examen de l’ensemble des autres conditions » (point 62).
La décision de la division d’opposition est annulée.
Pour arriver à cette conclusion, le Tribunal vérifie si la chambre de recours pouvait conclure à bon droit qu’il n’existait aucune similitude, même faible, entre les signes en conflit. Il relève la présence d’éléments de ressemblance sur le plan visuel : la position, la police de caractères, les couleurs utilisées, ainsi que la combinaison des couleurs entre elles, que l’Office avait omis d’examiner, et qui contribuent à créer des similitudes (point 47).
L’EUIPO avait admis à l’audience certaines ressemblances tout en faisant valoir qu’il s’agissait, selon lui, d’un « cas limite » qui n’atteignait pas le degré de similitude requis par la jurisprudence. Mais pour le Tribunal, les ressemblances prises toutes ensemble, révèlent une similitude visuelle faible qui doit tout de même être prise en considération (point 54).
Les juges du Tribunal de l’Union européenne viennent surtout rappeler que, s’agissant des marques renommées en l’application de l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001, le degré de similitude exigé est moindre que celui exigé pour l’article 8, paragraphe 1, b), qui vise le droit commun des marques.
Cette différence d’appréciation du degré de similitude avait récemment été rappelée dans l’arrêt du TUE du 16 janvier 2018, T— 398/16, Starbucks Corp :
« Dans la situation où le degré de similitude en cause ne s’avère pas suffisant pour entraîner l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, il ne saurait en être déduit que l’application du paragraphe 5 de cet article est nécessairement exclue » (point 77).
4. L’AFFAIRE VOLVO c/ V-WHEELS : CE QU’IL FAUT RETENIR
4.1. Similitude des signes : une précision bienvenue
Cette décision s’inscrit dans la lignée de la solution apportée par la Cour de Justice dans l’arrêt GOLDEN BALLS, 20 novembre 2014, C— 581/13 et C— 582/13 : il faut procéder à une appréciation globale des marques en conflit et rechercher si « les marques en conflit présentent une certaine similitude, même faible » (points 72 et 73).
Autrement dit, en matière de marque renommée, la similitude doit toujours être appréciée avec plus de souplesse.
On aurait pu en douter à la lecture de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 31 janvier 2019, qui est à contre-courant de la tendance jurisprudentielle (Trib. UE 31 janv. 2019, aff. T-215/17, Apple).
Cette affaire opposait la marque de Pear Technologies Ltd à la célèbre pomme croquée. Alors même qu’une similitude faible entre les deux signes avait été admise par la chambre de recours, le Tribunal avait considéré, au terme d’une comparaison des représentations stylisées, que les signes étaient différents sur le plan visuel (Jérôme Passa, « Marque renommée : comparaison des signes », RTD Com. 2019, p.382).
Le Tribunal avait pourtant relevé la présence de points communs, tels que la couleur noire, ainsi que le positionnement similaire des éléments figuratifs placés au-dessus des représentations de la pomme et de la poire. Le Tribunal a toutefois rejeté toute similitude conceptuelle :
« Il découle des observations précédentes que, même à supposer que, malgré l’absence de points communs dans la représentation des marques, d’autres éléments puissent également être pris en compte, dans le cadre de l’appréciation de leur similitude conceptuelle, les éléments exposés par la chambre de recours ne sont pas susceptibles de conférer aux marques en conflit un certain degré de similitude conceptuelle » (point 78).
La solution retenue par le TUE dans la présente affaire VOLVO est donc plutôt rassurante, en ce qu’elle rappelle qu’une similitude faible entre les signes ne saurait constituer un obstacle au bénéfice de la protection des marques renommées.
Il ne faut pas croire pour autant que cette appréciation plus souple rende nettement plus favorable le régime des marques renommées : si la similitude est reconnue, encore faut-il démontrer que les autres conditions sont remplies, et notamment qu’il existe un lien entre les signes en présence.
4.2. Le lien entre les signes : la condition essentielle
Dans l’affaire VOLVO, après avoir estimé qu’il existait une certaine similitude entre les signes, le TUE invite la chambre de recours à examiner les autres conditions d’application de l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001. Elle rappelle ainsi que la similitude des signes est une condition nécessaire, mais non suffisante.
Encore faut-il démontrer l’existence d’un lien, comme l’a jugé la Cour de justice dans l’affaire INTEL, c’est-à-dire l’existence d’une « association mentale entre lesdites marques » (point 17). Il y a un lien en cas de rapprochement, d’évocation ou d’association.
À cet égard, il faut noter, et c’est là une différence de méthode fondamentale par rapport à l’appréciation de la similitude, que l’existence du lien doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Parmi ces facteurs, l’arrêt INTEL retient la nature des produits ou des services pour lesquels les marques en conflit sont respectivement enregistrées, l’intensité de la renommée de la marque antérieure, le degré de caractère distinctif et, bien sûr, le degré de similitude entre les marques en conflit (CJCE, 27 nov. 2008, INTEL CORPORATION, aff. C—252/07).
En conséquence, plus le degré de similitude est faible, « plus le lien que le public pertinent sera en mesure d’établir entre celles-ci sera incertain », ce que faisait remarquer le Tribunal de l’Union dans l’arrêt El Corte Ingles du 27 octobre 2016(TPIUE, 27 octobre 2016, T-515/12 EL CORTE INGLES / THE ENGLISH CUT).
La faible similitude entre les signes, si elle ne doit pas empêcher de franchir la condition de similitude, constitue donc un facteur défavorable pour démontrer l’existence d’un lien, ce qui est au demeurant parfaitement logique. Cela étant, cette faible similitude peut être compensée par d’autres facteurs, tenant notamment à la proximité des produits et services en cause ou à la renommée de la marque antérieure. C’est ce que devra apprécier l’EUIPO dans l’affaire VOLVO.
Pierre Massot, Louis Louembé, Mythili Thaya, avec la collaboration de Juliette Dillies.
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