17 octobre 2019

La propriété intellectuelle, au secours de Gibson ?

Les fans de rock et de propriété intellectuelle ont certainement entendu parler des récentes affaires relatives à la légendaire marque de guitares Gibson. Le célèbre fabricant de guitares de Nashville (Tennessee) a en effet notamment engagé en mai dernier une procédure en contrefaçon aux Etats-Unis à l’encontre de son concurrent Armadillo Distribution Enterprises, suscitant de nombreuses réactions dans le milieu (cf. notamment ttps://www.gearnews.com ; https://guitar.com). Gibson reproche notamment à son concurrent d’avoir repris la forme de plusieurs de ses célèbres guitares, dont celle de sa fameuse « Flying V » divulguée en 1958 et utilisée notamment par Jimi Hendrix (http://guitaresdelegende).

Si ce procès a pu surprendre certains, il est vrai que plusieurs modèles de Gibson sont des modèles iconiques. Chuck Berry, Bob Dylan, Eric Clapton, Jimi Hendrix, Georges Harrison, B.B. King, Mark Knopfler, Jimmy Page, Keith Richards, Carlos Santana, Neil Young ou encore Angus Young et Slash (https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_de_guitaristes_jouant_sur_Gibson), on ne compte plus les guitaristes de légende à avoir été séduits par le son des Gibson !

Bien qu’entrée dans la légende du rock et du blues, la marque, fondée en 1894, était toutefois au bord du gouffre début 2018, tombant même sous le coup d’une procédure de banqueroute après avoir accumulé une dette de 500 millions de dollars (https://www.capital.fr/entreprises-marches/guitares-gibson-une-gestion-tres-rockn-roll-1263877). A la suite d’une restructuration, le fabricant semblait néanmoins prêt pour un nouveau départ, avec notamment l’arrivée en tant que président, en novembre 2018, de James JC Curleigh, ancien président de « Global Brands » chez Levi Strauss & Co et fan de rock et de guitares (https://www.guitarpart.fr). Ce dernier a annoncé avoir l’ambition de trouver un équilibre entre le respect de la tradition et l’innovation (gibson-comeback-strategy-jc-curleigh-interview).

Et, visiblement, pour aider à relancer la marque, Gibson semble avoir décidé d’adopter une politique offensive en matière de propriété intellectuelle.

La situation aux Etats-Unis

Depuis de nombreuses années, Gibson a déposé des marques tridimensionnelles aux Etats-Unis, qu’elle met d’ailleurs en avant sur son site Web – visiblement pour alerter les tiers et les inciter à ne pas copier (https://www.gibson.com/Registered-Trademarks). A titre d’exemples, la firme américaine est titulaire des marques américaines suivantes :

Et Gibson a maintenant décidé d’invoquer plusieurs de ses marques pour tenter d’empêcher des concurrents d’exploiter des formes similaires à ses modèles iconiques.

Ainsi, dans l’action engagée en mai dernier devant le US District Court for the Eastern District of Texas, Gibson prétend que Armadillo Distribution Enterprises aurait porté atteinte à plusieurs de ses marques, et notamment aux marques suivantes (https://www.trademarksandbrandsonline.com) :

  • marque US 2051790 (qui correspond à la forme de son modèle Flying V),
  • marque US 2053805 (qui correspond à la forme de son modèle Explorer),
  • marque US 2007277 (qui correspond à la forme de son modèle ES).

Au soutien de ses demandes, Gibson souligne avoir dépensé plusieurs millions de dollars pour promouvoir ses marques et que les actes litigieux créent des risques de confusion. Elle sollicite des « dommages et intérêts triples » (https://www.trademarksandbrandsonline.com).

Cette action va-t-elle toutefois porter ses fruits ?

Certains ont émis des doutes sur la capacité de Gibson à défendre de telles marques, dans la mesure où Gibson aurait toléré pendant de nombreuses années la commercialisation de modèles similaires sur le marché (https://www.musicradar.com/).

Le président de la société Dean, affiliée à Armadillo Distribution Enterprises, a quant à lui répondu qu’il contestait fermement les demandes de Gibson, en ajoutant qu’il se réservait la possibilité de solliciter la nullité des marques invoquées par Gibson, au motif que les formes en cause seraient utilisées communément sur le marché depuis plusieurs dizaines d’années (https://guitar.com/news/industry-news/gibson-dean-guitars-armadillo-responds/).

Il conviendra donc de suivre de près l’évolution de cette affaire aux Etat-Unis pour savoir si les marques déposées par Gibson lui permettront de mieux se protéger sur le marché.

La situation en Europe

Le légendaire fabricant de guitare a par ailleurs aussi déjà tenté de déposer plusieurs marques tridimensionnelles au sein de l’U.E.

Ces tentatives n’ont toutefois pas toujours été fructueuses et Gibson vient de subir un nouveau revers en Europe s’agissant de sa marque européenne tridimensionnelle n°9179953, représentée ci-après et déposée le 16 juin 2010 :

Le 21 décembre 2016, la division d’annulation de l’EUIPO avait considéré que cette marque était entachée de nullité pour défaut de distinctivité pour désigner des instruments de musique dans la classe 15. Le 8 mars 2018, la chambre de recours de l’office européen avait confirmé cette décision, faisant preuve, semble-t-il, d’un niveau d’exigence plus élevé que celui l’office américain.

Gibson avait formé un recours devant le Tribunal de l’UE mais ce dernier vient de rejeter ce pourvoi dans un arrêt du 28 juin 2019 aux motifs notamment que (TUE, 28 juin 2019, Gibson):

  • le fait qu’il existerait un grand nombre de formes originales de guitares sur le marché limiterait la capacité d’une forme spécifique à se démarquer suffisamment des normes du marché, et donc d’être identifiée par les consommateurs du seul fait de sa spécificité ou de son originalité (“The broad range of shapes with an original or fanciful appearance already present on the market limits the likelihood of a particular shape being considered as departing significantly from the prevailing norms on that market and, therefore, from being identified by consumers solely on the basis of its specificity or its originality”) (pt 36).
  • Il n’était pas démontré que le signe en cause aurait acquis un caractère distinctif sur l’ensemble du territoire de l’U.E. sachant que des sondages avaient été produits uniquement pour l’Allemagne, l’Italie, la Suède, la Bulgarie, l’Espagne, les Pays-Bas, la Pologne et le Royaume-Uni (pt 67)
  • S’agissant de Chypre et de la Slovénie, il n’était pas possible d’extrapoler à partir des données relatives au marché européen dans la mesure où Gibson ne démontrait pas avoir exploité sa marque sur ces territoires (pt 76).

S’agissant du premier point, le raisonnement du tribunal peut sembler étonnant dans la mesure où le fait qu’il existe de nombreuses formes sur le marché ne s’oppose pas à ce que l’une d’entre elles se démarque des autres. La chambre des recours de l’EUIPO avait considéré dans la décision attaquée que le public pertinent était constitué de professionnels et d’amateurs faisant preuve d’un niveau d’attention plus élevé que la moyenne (EUIPO, 8 mars 2018, R0415/2017-2, pt 19). Ce point n’était pas contesté devant le Tribunal (arrêt préc., pt 34). Or tout guitariste amateur sait reconnaître certaines formes de guitares iconiques et on peut se demander si ce seul fait ne vient pas démontrer le caractère erroné du raisonnement suivi par le tribunal sur ce point.

En ce qui concerne l’acquisition du caractère distinctif d’une marque européenne, la décision du tribunal n’est guère surprenante. En effet, dans la mesure où la Cour de justice de l’UE a jugé que la preuve de l’acquisition du caractère distinctif doit être rapportée pour l’ensemble du territoire européen, il est bien souvent quasi-impossible de la rapporter en pratique. Par ailleurs, s’il est en principe admis que le déposant puisse extrapoler à partir des faits établis dans certains pays, cette extrapolation est strictement encadrée (Guidelines for Examination in the Office, Part B, https://guidelines.euipo.europa.eu/1004922/907003/trade-mark-guidelines/6-3-extrapolation).  

Si cette jurisprudence peut paraître sévère, tout espoir ne semble pas perdu pour Gibson sur le marché européen.

En effet, dans deux décisions du 26 septembre dernier, l’EUIPO a reconnu le caractère distinctif de deux autres marques tridimensionnelles de Gibson :

Celles-ci comportaient la dénomination « Gibson », à la différence de la marque numéro 9179953.

Dans les deux cas, un tiers avait toutefois demandé l’annulation de ces marques au motif que la forme des guitares en cause était imposée par la nature même des produits et que l’apposition de l’élément verbal « Gibson » était, en raison de sa trop petite taille, insuffisante à leur conférer un caractère distinctif.

La division d’annulation a rejeté cet argument, considérant que cet élément était parfaitement visible pour le public concerné, composé de professionnels et d’amateurs de guitares électriques dotés d’un niveau d’attention élevé, d’autant plus avéré étant donné le coût des produits. Il était en outre bien mis en avant sur une vue de la partie supérieure des instruments lors du dépôt des marques – à un endroit où tout guitarise est habitué à voir la marque du fabricant, ce qui démontre que Gibson cherchait à l’inclure dans le spectre de la protection conférée par la marque.

Selon l’Office, même la forme standard d’un produit peut être enregistrée à titre de marque si un terme distinctif y est apposé, ce qui est le cas ici. Dès lors, le seul élément verbal « Gibson », tel qu’apposé sur les produits au cas présent, suffisait à rendre les deux marques du fabricant de guitares distinctives. 

Si ces décisions sont favorables à Gibson, leur portée pratique risque d’être limitée. En effet, si les marques en cause sont distinctives uniquement en raison du signe verbal Gibson, cela signifie que l’usage de la seule forme des guitares en cause pourrait quant à elle être librement reproduite, car non distinctive et donc non susceptible de générer un risque de confusion.

Et pourtant, quoiqu’on en dise, il nous semble que la forme de certaines Gibson est iconique, et donc aisément reconnaissable, et partant distinctive, si ce n’est pour l’office européen, à tout le moins pour certains amateurs de guitares électriques tout du moins, qui selon l’EUIPO, constituent pourtant le public concerné…