14 décembre 2019

Les procédures administratives en droit de la propriété industrielle : autres évolutions (souhaitables ?)

Outre les évolutions majeures apportées en matière de prescription (voir notre article à ce sujet), la Loi Pacte autorisait également le Gouvernement à prendre, par voie d’ordonnance et dans un délai de 6 mois à compter de sa promulgation, les mesures nécessaires notamment à la transposition de la Directive UE 2015/2436 du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques, dite « Paquet Marques » (article 201).

La transposition effective du « Paquet Marques » est ainsi attendue dans le courant de l’année prochaine.

Comme le souligne la doctrine, le retard dans la transposition de cette Directive en droit français est sans doute dû au « chamboulement fondamental qu’elle représente » (N. BINCTIN, C. DE HAAS, M. DHENNE, J. TASSI, P. TRÉFIGNY « La transposition du « paquet marques » : le « Printemps européen » du droit français des marques ? » – D. 2019. 1000) puisqu’elle conduit « au changement de régime juridique le plus important intervenu en droit français des marques depuis presque 30 ans et [elle] aura un impact conséquent sur la pratique quotidienne des titulaires de marques » (voir la réponse de l’APRAM à la consultation de la DGE sur la transposition de la Directive 2015/2436).

Compte tenu des enjeux de cette réforme, le projet de texte avait d’ailleurs été rendu public par le Gouvernement en février dernier et soumis à la consultation publique.

L’Ordonnance n°2019-1169 transposant la Directive a été adoptée en Conseil des Ministres le 13 novembre 2019 (voir JO du 14 novembre 2019), une version consolidée étant à cet égard disponible ici.

De même, le Décret d’application n°2019-1316 du 9 décembre 2019, très attendu par les praticiens, vient finaliser cette réforme.

Ces textes nous invitent à nous pencher sur certaines des modifications substantielles apportées par cette réforme s’agissant des procédures administratives devant l’INPI.

Une procédure d’opposition élargie

L’article 43 de la Directive précise que les États membres devront prévoir une procédure administrative rapide et efficace permettant de s’opposer, devant leurs offices, à l’enregistrement d’une marque pour les motifs prévus à l’article 5 (motifs relatifs de refus ou de nullité). La Directive élargit par ailleurs la liste des droits antérieurs pouvant servir de base à une telle procédure.

En droit interne, l’ancien article L.712-4 du CPI prévoyait qu’il était possible de former une opposition devant l’INPI uniquement sur la base d’une marque antérieure (enregistrée ou notoire) d’un nom de collectivité territoriale, d’une indication géographique ou d’une appellation d’origine.

La liste des droits antérieurs susceptibles d’être invoqués au soutien d’une opposition se trouve désormais étendue aux dénomination ou raison sociale, nom, image ou renommée d’une institution ou d’un organisme public, marque renommée lorsque la marque contestée est de nature à tirer un profit indu de la renommée de la marque ou de lui porter préjudice, ainsi qu’aux marques déposées par un agent ou un représentant, sans l’autorisation du véritable titulaire.

L’Ordonnance va donc au-delà de ce qui était prévu par la Directive selon laquelle sont autorisés à former opposition, conformément à son article 43, « (…) au minimum » :

  • Le titulaire d’une marque antérieure (au sens de l’article 5 §2),
  • le titulaire de marques antérieures jouissant d’une renommée (au sens de l’article 5 §3, a)),
  • la personne autorisée en vertu du droit applicable à exercer les droits découlant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée (article 5 §3, c)).

La doctrine accueille avec une certaine crainte la multiplication de ces nouveaux droits opposables devant l’INPI et invitait d’ailleurs le législateur à se limiter aux droits antérieurs obligatoires visés par la Directive afin de laisser aux seuls tribunaux la compétence pour statuer sur les autres causes de nullité (N. BINCTIN, C. DE HAAS, M. DHENNE, J. TASSI, P. TRÉFIGNY « La transposition du ‘paquet marques’ : le ‘Printemps européen’ du droit français des marques ? », préc.).

A cet égard, la multiplication de ces nouveaux droits opposables impliquera une augmentation conséquente des procédures devant l’INPI et certains déplorent que l’Office ne soit à l’heure actuelle pas en mesure d’y faire face, devant en outre s’adapter très rapidement à un changement profond de son fonctionnement habituel : « L’office aura quelques mois pour organiser ses services afin d’être à même d’absorber ce nouveau contentieux. Une culture du contentieux judiciaire, et non plus simplement administratif, va devoir être développée, l’INPI devenant un juge de première instance de la propriété privée » (N. BINCTIN, « 3 questions – Loi PACTE et Paquet Marques », JCP E, n° 25, 20 juin 2019, 407).

Par ailleurs, sous réserve qu’ils appartiennent tous au même titulaire, il est également prévu la possibilité d’invoquer plusieurs droits antérieurs, dans une même procédure (ce qui n’était pas possible auparavant, le titulaire devant agir séparément pour chaque droit invoqué) (nouvel article L. 712-4 issu de l’article 4-3°de l’Ordonnance), ce qui constitue une avancée positive.

Autre nouveauté, les exigences en matière de preuve d’usage de la marque antérieure sont renforcées, pour peu que ces preuves soient sollicitées. Si, jusqu’à présent, le titulaire n’était tenu de démontrer qu’un usage pour au moins un des produits et services sur lesquels est fondée l’opposition, avec la réforme, il devra le faire pour chacun des produits et services invoqués. L’INPI disposera d’un véritable pouvoir d’appréciation à cet égard. Assurément, cette évolution sera de nature à faire évoluer la gestion des procédures d’opposition, qui, désormais, pourront aussi aboutir à fragiliser les droits du titulaire.

Le Décret du 9 décembre 2019 vient préciser la procédure d’opposition (actuels articles R. 712-13 et suivants du CPI).

En substance, il est à noter que la procédure se judiciarise avec une place importante donnée au principe du contradictoire. Si ce principe est rappelé par l’actuel article R. 712-6 du CPI de la manière suivante « L’institut doit respecter le principe du contradictoire. Toute observation dont il est saisi par l’une des parties est notifiée à l’autre », le Décret précise désormais, dans une formulation visiblement inspirée du Code de procédure civile, que l’INPI « fait observer et observe lui-même le principe de la contradiction » à la manière d’un juge (nouvel art. R.712-16 du CPI).

Par ailleurs, la phase d’instruction est modifiée et encadrée dans des délais qui cadencent les échanges entre l’opposant et le titulaire de la demande d’enregistrement pour présenter leurs arguments et leurs pièces.

Il est ainsi prévu que le titulaire de la demande d’enregistrement, à qui l’opposition est notifiée, dispose d’un délai de 2 mois pour présenter ses arguments et pièces.

Si la demande lui est faite par le titulaire, l’opposant dispose d’un délai d’un mois pour présenter des observations écrites en réplique ou toute pièce qu’il estimes utilise et, le cas échéant, pour produire les pièces propres à établir l’usage sérieux des marques antérieures concernées.

Cette réplique ouvre un nouveau délai d’un mois au titulaire et ce ainsi de suite jusqu’à ce les parties soient « réunies à l’issue de la phase écrite de l’instruction afin de présenter leurs observations orales, selon des modalités fixées par décision du directeur général de l’Institut » (nouvel art. R.712-16-1 du CPI).

Une fois cette clôture intervenue (la date de fin de la phase d’instruction intervenant dès lors qu’une partie n’a pas présenté d’observations à l’expiration de son délai d’un mois pour ce faire ou au plus tard le jour de la présentation des observations orales), le directeur général de l’INPI dispose d’un délai de 3 mois pour statuer sur l’opposition (nouvel art. R.712-16-2 du CPI).

Il est enfin prévu que la procédure puisse être suspendue dans les cas prévus par les nouvelles dispositions de l’article R.712-17 du CPI.

A noter également que le coût d’une opposition est désormais de 400 € lorsqu’elle est fondée sur un droit antérieur (contre 325 € avant la réforme) et de 150 € par droit supplémentaire.

L’article 16 du Décret, relatif aux dispositions transitoires, précise que ces nouvelles dispositions sont applicables aux oppositions formées à l’encontre d’une demande d’enregistrement déposée à compter de son entrée en vigueur, ce qui est particulièrement court. Autrement dit, le Décret est entré en vigueur le 11 décembre, soit le lendemain de sa publication (comme cela est précisé dans l’exposé des motifs).

La nullité et la déchéance en matière de marque  

Par ailleurs, l’article 45 de la Directive 2015/2436 prévoit que chaque Etat membre doit prévoir une procédure administrative efficace et rapide devant leurs offices permettant de demander la déchéance ou la nullité d’une marque.

Alors qu’actuellement, une requête en nullité ou en déchéance nécessite une action en justice, la procédure administrative instaurée par la Directive permettra à un tiers d’introduire, directement auprès de l’INPI, une telle demande. Cette procédure se veut moins coûteuse et plus rapide.

Cependant, le rôle de l’INPI à cet égard, l’étendue de ses pouvoirs et le caractère exclusif ou alternatif de cette procédure étaient des questions restées en suspens et en débat.

Sur le dernier point, la doctrine et de nombreux praticiens étaient plutôt favorables au caractère alternatif de la procédure, l’article 45 de la Directive précisant clairement que l’obligation d’établir une procédure administrative est prévue « sans préjudice du droit des parties de former un recours devant les juridictions » (O. THRIERR, « Marques, dessins et modèles (#Loi Pacte) et Position de l’Institut Stanislas de Boufflers sur le projet de transposition du « paquet marques », prop. Ind. n° 5, mai 2019, al. 34). C’est d’ailleurs la solution retenue dans plusieurs autres Etats membres.

Ce n’est toutefois pas la voie que le législateur a choisie.

En effet, l’ordonnance prévoit (article 8 16 transposé au sein du nouvel article L. 716-5 CPI) que les actions en déchéance sont exclusivement portées devant l’INPI à titre principal et devant les juridictions à titre reconventionnel, ce qui va au-delà du texte de la Directive.

Une partie de la doctrine et des praticiens estime que ce projet de transposition ne répond pas aux objectifs d’efficacité et de rapidité qui impliquait notamment de prévoir une procédure administrative alternative, tout en laissant la possibilité de saisir les juridictions judicaires lorsque cela présente un intérêt pour les parties (Position de l’Institut Stanislas de Boufflers sur le projet de transposition du « paquet marques », préc.). On pouvait en effet estimer que la création d’une procédure administrative ne devait en rien empêcher de former un recours devant les juridictions judiciaires

Quel que soit les appréciations portées à cet égard, il conviendra pour lors de faire avec le caractère exclusif de la compétence confiée à l’INPI.

Par ailleurs, le Décret du 9 décembre 2019 met en place une procédure similaire à celle décrite ci-dessus pour les oppositions s’agissant de la procédure en nullité et en déchéance (articles R. 716-3 et suivants).

Le principe du contradictoire est clairement réaffirmé (nouvel art. R. 716-3 du CPI). De même, afin d’assurer une certaine impartialité de la procédure, il est prévu qu’un agent de l’INPI « ayant instruit une demande d’enregistrement d’une marque ou d’une opposition formée à l’encontre d’une demande d’enregistrement de marque ne pourra pas instruire la demande en annulation ou en déchéance de cette même marque » (nouvel art. R. 716-4 du CPI). Il reste à avoir si cela sera suffisant pour garantir toute l’indépendance et l’impartialité nécessaires à l’exercice des nouveaux pouvoirs confiés à l’INPI.

Pour le reste, il est prévu une instruction écrite identique à celle prévue pour l’opposition, enfermée dans les mêmes délais, le Directeur de l’INPI disposant également de 3 mois pour statuer sur les demandes.

L’article R. 716-11 nouveau prévoit en outre des cas de clôture particuliers (retrait de la demande, perte de qualité pour agir, accord des parties, etc.).

Enfin, les articles R. 716-13 et R. 713-14 nouveaux du CPI prévoient des règles d’articulation entre les procédures administratives et judiciaires aux termes desquelles :

  • La demande en nullité ou déchéance d’une marque est irrecevable lorsqu’une décision relative à une demande ayant le même objet et la même cause a été rendue entre les mêmes parties ayant la même qualité par l’INPI ou par une juridiction et que cette décision n’est plus susceptible de recours ;
  • Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l’article R. 411-19 (recours à l’encontre des décisions du directeur général de l’INPI), la demande en nullité ou déchéance d’une marque présentée devant une juridiction en méconnaissance du I de l’article L. 716-5 (action en contrefaçon) est irrecevable. La juridiction relève d’office cette fin de non-recevoir ;
  • Lorsqu’une juridiction est saisie d’une demande reconventionnelle en nullité ou en déchéance d’une marque, postérieurement à une demande formée entre les mêmes parties et pour les mêmes faits devant l’INPI, la juridiction peut surseoir à statuer jusqu’au jour où la décision sur la nullité ou la déchéance n’est plus susceptible de recours.

Compte tenu de l’organisation que ces nouvelles compétences exclusivement dévolues à l’INPI impliquent, le législateur a prévu (article 15 de l’Ordonnance) qu’elles entreront en vigueur à compter du 1er avril 2020, ce qui reste très court et il conviendra donc de suivre de près la mise en place de ces nouvelles compétences.

L’absence de procédure administrative en nullité pour les dessins et modèles

En matière de dessins et modèles, alors que le Sénat proposait d’ajouter un article 42 bis dans le texte de la loi, le Législateur a renoncé à l’introduction d’une procédure administrative dans le Code de la propriété intellectuelle pour les dessins et modèles.

Il est vrai que cette possibilité doit encore être débattue au niveau européen lors de l’adoption du futur « paquet dessins et modèles » annoncé pour 2021, à la suite de la consultation lancée par la Commission européenne.

De plus, d’aucuns considèrent qu’il est sans doute opportun d’attendre de voir comment se déroulera « l’adaptation » de l’INPI à ses nouvelles compétences en matière de marques avant d’instaurer une procédure similaire pour les dessins et modèles (O. THIERR, préc.).

La procédure de recours contre les décisions de l’INPI

Enfin, l’Ordonnance du 13 novembre dernier étend les pouvoirs du Directeur général de l’INPI qui est compétent non seulement pour prendre les décisions relatives à la délivrance, au rejet et au maintien des titres de propriété industrielle (alinéa 1er, inchangé) mais également pour statuer désormais (et logiquement) sur les demandes en nullité et en déchéance de marques (alinéa 2, nouveau de l’article L. 411-4 du CPI).

Ces nouvelles compétences devaient donc s’accompagner d’un encadrement des procédures de recours à l’encontre des décisions rendues à ce titre devant la Cour d’appel.

Le nouvel article R. 411-19 issu du Décret du 9 décembre dernier prévoit que les recours à l’encontre des décisions statuant sur la nullité font l’objet d’un recours en annulation. Autrement dit, la Cour d’appel peut uniquement annuler la décision ou rejeter le recours.

Les recours à l’encontre des décisions statuant sur la déchéance font quant à elles l’objet d’un recours en réformation, déférant à la Cour la connaissance de l’entier litige. Dans ce cas, l’article L. 411-4 nouveau du CPI, alinéa 2, précise que le recours a un effet suspensif.

Pour le reste (conditions formelles, délais et sanctions notamment encadrant la procédure de ces recours), la rédaction des nouvelles dispositions apparait largement calquée sur la procédure de droit commun prévue par le Code de procédure civile.

La vigilance est donc de mise et les professionnels ont jusqu’au 1er avril 2020, date d’entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions, pour appréhender ces procédures (et leurs chausse-trapes).

En conclusion, l’Ordonnance du 13 novembre 2019, complétée par le Décret du 9 décembre 2019, élargit déjà considérablement les compétences de l’INPI en créant de nouveaux cas d’ouverture pour les procédures d’opposition tout en instaurant une procédure administrative en nullité et en déchéance de marques portée exclusivement devant l’INPI.

Reste à voir comment l’Office parviendra à faire face à l’élargissement considérable de ses compétences et à suivre les suites de la consultation de la Commission européenne en matière de dessins et modèles.

A suivre donc !

NB: pour connaitre les nouvelles taxes de dépôt, renouvellement et opposition issues du Décret du 9 décembre 2019 entrées en vigueur le 11 décembre 2019, cliquer ici.